Фірмове найменування vs Торгова марка

Що таке фірмове найменування?

Фірмове найменування – найменування, яким юридична особа ідентифікує себе під час господарської (комерційної) діяльності (Постанова Верховного суду, Оглядовий лист ВГСУ).

У законодавстві України фірмове найменування має те ж значення, що і комерційне найменування, і часто в судовій практиці використовується поняття «комерційне (фірмове) найменування».

Згідно Главі 43 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) комерційне (фірмове) найменування відноситься до об’єктів інтелектуальної власності і, відповідно, захищається поряд з іншою інтелектуальною власністю.

По суті, фірмове (комерційне) найменування у юридичних осіб найчастіше збігається з їх найменуванням, хоча судова практика чітко вказує на нетотожність найменування юридичної особи та його фірмового найменування.

Якщо найменування юридичної особи, – це словосполучення, зареєстроване як найменування юридичної особи відповідно до Закону, то і права на найменування безпосередньо залежать від дати і факту реєстрації і юридичної особи, і самого найменування.

А ось згідно ч. 2 ст. 489 ЦК України право інтелектуальної власності на фірмове найменування виникає з моменту першого використання такого найменування, незалежно від реєстрації такого фірмового найменування і незалежно від того, чи є комерційне найменування частиною торгового знака.

У законодавстві відсутній вичерпний перелік ознак або чітке визначення фірмового найменування. Окремі вимоги і положення про фірмове найменування, а точніше про фірму, встановлені в нормативному акті 1927 року, який до цих пір діє на території України. Однак судова практика (Оглядовий лист ВГСУ; Постанова Верховного суду) уточнила, чим же характеризується комерційне (фірмове) найменування:

1. Системний характер використання (Постанова ВГСУ).

2. Наявність певного виду діяльності (товарів, послуг, робіт), з якими асоціюється фірмове найменування.

3. Використання в комерційній діяльності (Постанова Верховного суду).

4. Відомість (Постанова Верховного суду), що може доводитися довідками державних органів, соціологічними опитуваннями, статистичними даними, інформацією від контрагентів і т.д.

5. Винятковість (Постанова ВГСУ).

6. Істинність.

7. Екстериторіальність (Постанова ВГСУ).

Що таке торгова марка?

Торгова марка, або як вона ще називається в Законі, – знак для товарів і послуг, – є позначенням, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Торгова марка не обов’язково має схожість з найменуванням її правовласника, тобто компанія може називатися «Адвокат», а мати торговими знаками «Юрист», «Фірма», «Нотаріус». Відповідно, у однієї компанії може бути необмежена кількість торгових марок.

І разом з тим, права на торгову марку тісно пов’язані з їх реєстрацією: з моменту подання заяви на реєстрацію знака для товарів і послуг та заявника з’являється пріоритетне право на використання такого знака, і з моменту реєстрації з’являються виняткові права на торговий знак.

Торговий знак може бути у вигляді слова, словосполучення, зображення, комбінації слів і зображення.

Схожість фірмових найменувань різних компаній

Згідно ч. 4 ст. 489 ЦК України використання однакових фірмових найменувань дозволяється тільки в разі, якщо це не вводить в оману користувачів щодо товарів і послуг.

Іншими словами, якщо компанії продають різні товари і використовують одне і те ж

 фірмове найменування, то це дозволено. Інакше пріоритет має та компанія, яка почала використовувати фірмове найменування раніше (п. 2 ст. 159 ЦК України).

При суперечці компаній, у кого виникло право на фірмове найменування раніше, істотну роль грає дата державної реєстрації назви компанії.

Більш того, в суперечці про право використовувати фірмове найменування гратимуть роль такі умови (згідно з Постановою Верховного суду):

1. Схожість фірмових найменувань.
2. Суть фірмового найменування: слово, словосполучення, абревіатура і т.п.
3. Тотожність ринку сторін спору.
4. Можливість змішування фірмових найменувань споживачами (Постанова Верховного суду).
5. Використання фірмового найменування на території України.

Приклади:

У справі позивач ТОВ «Бомонд Груп» був зареєстрований у 2005 році, а відповідач-1 «Бомонд Груп» – в 2014 р.  І до того ж, відповідач-1 використовував домен http://bomond.center. Суд порахував, що фірмові найменування схожі, і оскільки у позивача виникло право на фірмове найменування раніше, він має право вимагати від інших осіб не використовувати його фірмове найменування.

У справі спір був відносно фірмових найменувань Позивача, – “Промислові засоби індивідуального захисту” (і його аналоги), – і Відповідача, – “Центр промислових засобів індивідуального захисту” (і його аналоги). Знову, більш рання дата реєстрації дозволила позивачеві виграти суперечку.

У справі спір був заснований на назвах компаній “ТЕКО Груп” і “ТОВ” ТЕКО “. Дата реєстрації зіграла вирішальну роль.

У справі сторони судового спору мали схожі фірмові найменування, але займалися різними видами діяльності, тому суд визнав за можливе використання і позивачем, і відповідачем одного фірмового найменування.

У справі суд визначив, що досить тільки ризику змішування фірмових найменувань, і не обов’язковий фактичний факт змішання.

У справі суд встановив, що громадські організації з огляду на неприбутковий характер їх діяльності не можуть вимагати від комерційних організацій припинення використання їх фірмових найменувань.

Комерційна назва vs Торгова марка

З огляду на різну правову природу комерційного найменування та торгової марки судові суперечки в разі їх схожості є більш складними.

У таких суперечках суди звертають увагу на наступні моменти:

1. Схожість торгової марки і фірмового найменування.
2. Популярність фірмового найменування на території України.
3. Дата набуття прав на фірмове найменування в порівнянні з датою подачі заяви про реєстрацію знака для товарів і послуг.
4. Група товарів і послуг, щодо яких використовуються фірмове найменування і товарний знак.

Якщо торгова марка зареєстрована раніше фірмового найменування, то пріоритет має торгова марка.

Якщо торгова марка зареєстрована пізніше фірмового найменування, то вимагати припинити використовувати фірмове найменування не можна.

Приклади:

У справі товарний знак визнаний таким, що не відповідає умовам правового захисту з огляду на те, що фірмове найменування позивача було зареєстровано раніше, схоже з товарним знаком і може ввести в оману споживачів. Більш раніше виникнення фірмового найменування у позивача дало правові підстави для позбавлення прав відповідача на зареєстрований товарний знак.

У справі свідоцтво про реєстрацію товарного знака “ANCOR” від 2008 р. визнано недійсним на підставі того, що його можна сплутати з відомим в Україні з 1994 р. фірмовим найменуванням ТОВ “Агентство” Анкор С.В. “.

У справі позивач був власником свідоцтва на знак для товарів і послуг від 2003 року, а відповідач мав схоже з товарним знаком фірмове найменування з 1998 р.  Суд відмовив позивачеві в задоволенні вимог, вказавши, що відповідач має в порядку ст. 500 ЦК України право пріоритетного користувача, тобто має право безкоштовного користування фірмового найменування.

У справі власник фірмового найменування не зміг захиститися від власника торгового знака (зареєстрованого пізніше виникнення фірмового найменування) тільки на тій підставі, що фірмове найменування не отримало популярність на ринку України до моменту реєстрації товарного знака.

Увага! У справі суд порахував, що виникле у позивача (ФОП) фірмове найменування, яке використовувалося раніше реєстрації товарного знака, не є підставою для визнання недійсним свідоцтва про реєстрацію товарного знака в порядку ст. 19 Закону.

Рекомендуємо також такі юридичні консультації:

Навіщо реєструвати торгову марку?

Реєстрація торгових знаків: юридичні аспекти.

Як вибрати торгову марку?

Які класи МКТП вибрати при реєстрації ТМ?

Чи можна зареєструвати ТМ у всіх класах МКТУ?

З питань інтелектуальної власності, включаючи реєстрацію товарних знаків, судових спорів щодо товарних знаків і фірмових найменувань, захисту інтелектуальної власності в суді, консультацій в даній сфері і іншим юридичним послугам Ви можете звернутися до фахівців юридичної компанії «Зільвер»: +38 050 140 95 60 , +38 098 002 78 25 (Viber, WhatsApp, Telegram), e-mail: info@zilver.com.ua.

Юридична фірма «Зільвер» в Facebook

Юридична фірма «Зільвер» в Instagram